Merknaam vs. Domeinnaam, wat is toegestaan?

 

De domeinnaam is kort gezegd het ‘adres’ van een website. Stel dat iemand de naam van een merk gebruikt in die domeinnaam. Is dat zomaar toegestaan? Of is dat een inbreuk op de merknaam? Een recente uitspraak geeft hier duidelijkheid over.

 

Indien de merkhouder van mening is dat de domeinnaam een inbreuk is op zijn merk, dan kan de merkhouder een vordering tot wijziging indienen. Die vordering moet op basis van de geschillenregeling (voor .nl domeinen) voldoen aan drie vereisten:

 

“Eisen kunnen worden ingediend door iedereen die gemotiveerd stelt dat:

 

a. een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

 

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel

 

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

 

b. de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam; en

 

c. de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.”

 

Is de domeinnaam identiek of kan er verwarring ontstaan?

In de hier besproken zaak gaat het de domeinnaam durexwinkel.nl. Volgens de beslechter van het geschil is het toevoegen van het woord “winkel” niet voldoende om te voorkómen dat er sprake is van een verwarrende overeenstemming met het merk ‘Durex’. In de uitspraak geeft de geschilbeslechter aan dat de internetgebruiker op grond van de domeinnaam zou kunnen denken dat hij te maken heeft met een officiële winkel van de merkhouder Durex. De domeinnaam is dan ook verwarrend door de overeenstemming met de merknaam.

 

Is er sprake van een recht of legitiem belang van de domeinhouder?

Het volgende vereiste waaraan voldaan moet zijn is het recht of het legitiem belang van de domeinhouder bij merknaam. In deze zaak is niet gesteld of gebleken dat verweerder eigen merk- of handelsnaamrechten heeft ten aanzien van het merk. Dit heeft echter niet zonder meer tot gevolg dat verweerder geen recht of legitiem belang kan hebben bij de domeinnaam. Een dergelijk recht of legitiem belang kan worden aangenomen in het geval Verweerder aan enkele (cumulatieve) voorwaarden voldoet die volgens vaste jurisprudentie hebben te gelden. Deze criteria luiden als volgt:

 

1. de verweerder moet daadwerkelijk waren of diensten onder het ingeroepen merk onder de betwiste domeinnaam aanbieden;

 

2. de verweerder moet uitsluitend deze waren of diensten onder het ingeroepen merk onder de betwiste domeinnaam aanbieden;

 

3. de verweerder mag niet zoveel relevante domeinnamen met het merk registreren zodat de merkhouder niet meer zijn merk als domeinnaam kan registreren; en

 

4. de website onder de betwiste domeinnaam moet accuraat de relatie tussen de verweerder en de merkhouder beschrijven en mag niet onterecht de indruk wekken dat de website een officiële website van de merkhouder is.

 

Aan één van de voornoemde eisen wordt in ieder geval niet voldaan. Op de website wordt namelijk niet accuraat de relatie tussen de domeinnaamhouder en de merkhouder beschreven (punt 4).

 

Daarbij heeft de geschilbeslechter ook vastgesteld dat de website niet alleen producten van Durex verkoopt, maar ook doorverwijst naar een andere website, namelijk “www.discreet-condooms.nl”. Op deze website worden ook condooms van andere, concurrerende, merken aangeboden.

 

Is er sprake van kwade trouw?

Gezien de bekendheid van het merk en de inhoud van het verweerschrift en de website, wordt vastgesteld dat de domeinnaamhouder “bekend was of bekend had moeten zijn met het merk ten tijde van de registratie van de domeinnaam en deze hoofdzakelijk heeft gekozen om in het kielzog te kunnen varen van Eisers reputatie en goodwill. Verweerder houdt de domeinnaam sinds 2008, maar heeft in deze zaak op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt rechten op of legitieme belangen bij de domeinnaam te hebben.”

 

De geschilbeslechter is op grond van het voorgaande van mening dat de domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website te krijgen door gebruik te maken van de verwarring die kan ontstaan door gebruikmaking van het merk. De domeinnaamhouder wekt de indruk dat er een commerciële band bestaat tussen zijn website en het reeds lang bestaande en bekende merk.

 

Naamswijziging

De geschilbeslechter beveelt de domeinnaamhouder de domeinnaam te wijzigen, zodat de merkhouder ook domeinnaamhouder wordt.

 

Conclusie

Het voorgaande maakt dus duidelijk dat een merknaam niet zomaar gebruikt mag worden in een domeinnaam! Let bij het gebruiken van een domeinnaam dus goed op of niet hetzelfde speelt als in de hiervoor besproken zaak.

 

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Wij helpen u graag op weg.